Een les van 2,5 miljoen dollar in het onderhouden van merken: Nike en de "Total 90"-lijn

De Total 90-voetbalschoenen van Nike behoorden tot de meest iconische sportproducten van het begin van de jaren 2000 en werden gedragen door onder meer Wayne Rooney, Roberto Carlos en Luis Figo. Twee decennia later, net voor het WK voetbal van 2026 in de Verenigde Staten, is het merk terug. De herintroductie heeft echter een complex merkgeschil veroorzaakt dat waardevolle lessen bevat voor alle merkhouders. 

De achtergrond 

Nike lanceerde de Total 90-lijn in 2000 en had een Amerikaanse merkregistratie voor de naam. Die registratie verviel in 2019 nadat Nike had nagelaten de vereiste onderhoudsverklaringen in te dienen bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office (USPTO). 

In 2019 begon een in New Orleans gevestigde ingenieur en jeugdvoetbalcoach de naam "Total90" te gebruiken voor een fantasyvoetbal-app. Later richtte hij een bedrijf op, Total90 LLC, en breidde hij uit naar kleding en schoenen. Tegen 2022 had hij twee Amerikaanse handelsmerkregistraties aangevraagd, die beide werden toegekend. 

We spoelen door naar 2025: Nike introduceerde de iconische Total 90-lijn opnieuw, met plannen voor een volledige herintroductie in de aanloop naar het WK voetbal van 2026. Total90 LLC spande daarop een procedure wegens merkinbreuk aan bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het oostelijk district van Louisiana, op grond dat Nike met het gebruik van de naam inbreuk maakte op haar merkrechten.

Total90 LLC slaagt er niet in de herlancering van Nike tegen te houden 

Naast de klacht vroeg Total90 LLC om voorlopige maatregelen (temporary restraining order) om te voorkomen dat Nike "Total 90"-schoenen zou produceren, op de markt brengen of verkopen terwijl de zaak loopt. 

Het centrale argument van het bedrijf was dat van omgekeerd verwarringqsevaar: in plaats van dat consumenten de producten van Nike zouden verwarren met die van Total90 LLC, was de stelling dat de enorme marktaanwezigheid van Nike ertoe zou leiden dat consumenten zouden aannemen dat de producten van Total90 LLC afkomstig zijn van of verbonden zijn met Nike, waardoor de waarde van het geregistreerde merk van Total90 LLC zou afnemen. In feite zou het kleinere merk worden opgeslokt door het grotere.

Op 26 november 2025 wees de rechtbank het verzoek om een tijdelijk verbod af, omdat Total90 LLC niet had aangetoond dat haar vordering een aanzienlijke kans van slagen had in de procedure ten gronde, noch dat zij onherstelbare schade dreigde te lijden. De beslissing berustte op drie gronden: 

• Gebruik, niet registratie, creëert rechten. De rechtbank bevestigde een fundamenteel beginsel van het Amerikaanse merkenrecht: rechten vloeien voort uit het daadwerkelijke gebruik van een merk in het handelsverkeer, niet uit registratie alleen. Registratie biedt belangrijke procedurele voordelen, zoals een vermoeden van eigendom en bescherming die tegen derden kan worden ingeroepen, maar het onderliggende recht is gebaseerd op gebruik. Op basis van dit beginsel aanvaardde de rechtbank het bewijs van Nike dat het nooit was gestopt met het commerciële gebruik van de naam "Total 90", zelfs niet nadat de registratie was verlopen, en oordeelde dat Nike het merk niet had opgegeven. Op basis daarvan oordeelde de rechtbank dat Total 90 LLC er niet in was geslaagd zich als de oudere gebruiker te profileren, aangezien voorrang wordt bepaald door gebruik en Nike aantoonde dat het merk al sinds 2000 ononderbroken werd gebruikt. Dit onderscheid is van groot belang aangezien het aantoont dat zelfs wanneer een registratie verloopt, common law-rechten kunnen blijven bestaan en een merk kunnen beschermen dat ononderbroken is gebruikt. 
• Geen bewijs van daadwerkelijke verwarring. De rechtbank oordeelde dat Total90 LLC geen concreet bewijs had geleverd dat consumenten daadwerkelijk in verwarring waren gebracht. Hoewel de merken fonetisch en visueel op elkaar leken en beide betrekking hadden op voetbalproducten, was er geen bewijs dat er sprake was van overlapping in verkoopkanalen of marketingpraktijken tussen de twee bedrijven. 
• Vertraging ondermijnde de claim van urgentie. Total90 LLC had in december 2024 voor het eerst contact opgenomen met Nike over het merk, bijna een jaar voordat de rechtszaak werd aangespannen. Gedurende die periode waren de partijen in onderhandeling en zou Total90 LLC naar verluidt een betaling van 2,5 miljoen dollar hebben geëist voor de merkrechten. De rechtbank oordeelde dat deze vertraging moeilijk te rijmen was met een claim van urgente, onherstelbare schade. 

De zaak gaat verder 

De afwijzing van een voorlopige maatregelen is slechts een vroege procedurele stap. Het onderliggende geschil is nog niet opgelost. In januari 2026 diende Nike een tegenvordering in, waarin het een verklaring eiste dat het voorrang heeft op het merk en waarin het verzocht om nietigverklaring van de merkinschrijvingen van Total90 LLC. Nike heeft Total90 LLC beschuldigd van kwade trouw en van het niet openbaar maken van het eerdere en voortdurende gebruik door Nike bij het aanvragen van zijn inschrijvingen bij het USPTO. 

Van Total90 LLC wordt verwacht dat het zal aanvoeren dat het USPTO zijn aanvragen heeft onderzocht en goedgekeurd, en dat Nike de mogelijkheid had om hiertegen bezwaar te maken, maar dat niet heeft gedaan. Er is een hoorzitting gepland en de uitkomst daarvan kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de productlanceringen van Nike in verband met het WK. 

Lessen voor merkhouders 

Hoewel Nike in dit vroege stadium in het gelijk is gesteld, is het geschil een belangrijke waarschuwing. Een wereldwijd erkend merk raakte verwikkeld in een rechtszaak over een naam die het al meer dan twee decennia gebruikte, simpelweg omdat het had nagelaten de registratie te verlengen. Voor bedrijven die merkenportfolio's beheren, zijn de lessen duidelijk. Ten eerste: verleng registraties systematisch. Verlengingsaanvragen zijn goedkope administratieve stappen die veel duurdere problemen in de toekomst voorkomen. Zet interne herinneringssystemen op en ga er niet vanuit dat een verlopen registratie geen gevolgen heeft of dat continu gebruik altijd voldoende is. Houd er rekening mee dat bepaalde derden de openbare merkenregisters systematisch screenen op geannuleerde of ingetrokken merken, met als businessmodel deze zelf te registreren en de oorspronkelijke merkhouders nadien te benaderen voor een licentie of verkoop. 

Ten tweede: documenteer het voortdurende gebruik van uw merk. Wanneer een geschil ontstaat, kan het bewijs van ononderbroken commercieel gebruik doorslaggevend zijn. Dit geldt aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. In de VS kan voortgezet gebruik rechten vrijwaren, zelfs nadat een registratie is vervallen. In de EU kan een merk dat gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt, op verzoek van een derde worden vervallen verklaard op grond van artikel 58, lid 1, a) van de Uniemerkenverordening (UMVo). Een registratie die niet wordt geschraagd door daadwerkelijke commerciële activiteit is kwetsbaar, ongeacht aan welke kant van de Atlantische Oceaan u zich bevindt. T

en derde: hou het register en de markt in de gaten. Indien Nike de merkaanvragen van derden had opgevolgd, had zij oppositie kunnen instellen tegen de aanvragen van Total90 LLC vooraleer deze werden ingeschreven. 

Conclusie 

Het "Total 90"-geschil herinnert er duidelijk aan dat merkbescherming voortdurende aandacht vereist. Een registratie alleen biedt geen waterdichte bescherming, en het ontbreken van een registratie betekent niet noodzakelijk dat er geen rechten zijn. Voor merkhouders is een proactieve aanpak het veiligst: vernieuw registraties tijdig, bewaar bewijs van gebruik en monitor zowel het register als de markt. Zoals deze zaak aantoont, zijn zelfs de meest gerenommeerde merken ter wereld niet immuun voor juridische onzekerheid wanneer het onderhoud van het merk tekortschiet. 

Heeft u hulp nodig bij het beheer, de handhaving of de registratie van uw merken of IP-portfolio? Neem dan gerust contact met ons op.